2.1 Inleiding

Casus: A is eigenaar van 1000 kratten bier, die staan opgeslagen in een loods. Hij biedt het bier te koop aan op internet voor Heineken bier. B koopt de kratten, maar het blijkt geen Heineken bier te zijn. B kan dan de koopovereenkomst vernietigen wegens bedrog: artikel 3:44 lid 1,3 BW, als A wist dat het geen Heineken was. In het onwaarschijnlijke geval dat A niet wist dat het geen Heineken bier was, kan B de koopovereenkomst vernietigen wegens dwaling.

2.2 Europees merkenrecht

Er bestaat in Nederland geen nationaal merkenrecht, slechts een recht dat geldt voor de gehele Benelux, en een merkenrecht dat geldt voor de gehele Europese Unie. Het merkenrecht ligt onder andere vast in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De merkinbreukcriteria zijn in het BVIE te vinden in artikel 2.20 lid 1 sub a,b,c, en d. De belangrijkste ratio voor merkenrecht is het voorkomen van verwarring bij het publiek. Verwarring is onwenselijk, zowel voor de consument als voor de concurrent. Het recht inzake de bescherming van merken in het algemeen wordt ‘merkenrecht’ genoemd, het recht op een bepaald merk wordt vaak ‘merkrecht’ genoemd. Een merkrecht is tot slot een overdraagbaar vermogensrecht, dit blijkt uit artikel 2.31 BVIE.

2.3 Merkinbreuk

Merkinbreuk: artikel 2.20 lid 1, sub a BVIE.

De merkhouder kan het gebruik van een teken verbieden op grond van een sub a, indien:

• dat teken gelijk is aan het merk

Het moet gaan om een teken dat precies gelijk is aan het merk.

• in het economisch verkeer gebruikt wordt

Er moet sprake zijn van gebruik ‘in de handel’.

• voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Merken worden ingeschreven voor bepaalde waren of diensten, en alleen als het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten, is de bepaling van toepassing.

Het aanbieden van waren onder de merknaam of het gebruik ervan in reclame valt ook onder merkgebruik. Deze vorm van merkinbreuk wordt ook wel double identity genoemd: identiek teken voor identieke waren.

Merkinbreuk: artikel 2.20 lid 1, sub b BVIE.

In veel merkenrechtzaken gaat het niet om het gebruik van een identiek teken, maar om gebruik van een teken dat veel lijkt op het merk. Het gaat ook vaak om soortgelijke waren. Bij merkinbreukgevallen is verwarringsgevaar het belangrijkste criterium, net als bij het handelsnaamrecht. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Bij de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring wordt uitgegaan van de gemiddelde consument van de betreffende waren of diensten.

Merkinbreuk: artikel 2.20 lid 1, sub c BVIE.

Voor bekende merken bestaat er een ruimere bescherming. Volgens de letterlijke tekst van deze bepaling geldt deze ruimere bescherming alleen bij gebruik door derden van tekens voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. In de rechtspraak is echter bepaald dat dit echter ook geldt bij dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Om het voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk ongerechtvaardigd te kunnen achten is niet vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar of dat er aan de houder van het bekende merk zelf schade wordt berokkend.

Merkinbreuk: artikel 2.20 lid 1, sub d BVIE.

Deze bepaling geeft de merkhouder het recht zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik zonder geldige reden van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hieronder kaan bijvoorbeeld het gebruik van andermans merk als handelsnaam of domeinnaam vallen. De afweging die op grond van deze bepaling wordt gemaakt, lijkt sterk op de afweging die wordt gemaakt bij een beroep op bescherming tegen onrechtmatige daad.

2.4 Uitputting

De merkhouder kan zich niet verzetten tegen de tweedehands verkoop of tegen de doorverkoop van zijn merkartikelen. Dat heet uitputting. Deze beperking is van toepassing op álle IE-rechten. Na de rechtmatige verkoop van het product is het IE-rechtelijke verbodsrecht met betrekking tot de verdere doorverkoop van dat product uitgeput, wat is vastgelegd in artikel 2.23 lid 3 BVIE. Uit het slot van deze bepaling blijkt dat verzet door de merkhouder echter wel mogelijk is als de toestand van de waren is verslechterd.

2.5 Verkrijging en duur van merkenrecht

Voor het verkrijgen van een merkrecht is inschrijving hiervan vereist bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom of bij het Europese merkenbureau. De hoofdregel is: zonder merkinschrijving, geen merkrecht. Het belangrijkste vereiste om in het merkenregister te kunnen worden ingeschreven, is het hebben van onderscheidend vermogen. Het publiek moet namelijk het merk kunnen herkennen. Onderscheidend vermogen is echter geen statisch gegeven. Het kan ontstaan en toenemen, door intensief gebruik en reclame. Het tegendeel van inburgering bestaat ook. Dat heet verwatering of verwording tot soortnaam. Een merkinschrijving is in principe tien jaar geldig, maar dit kan onbeperkt worden verlengd met steeds weer tien jaar op grond van artikel 2.9 BVIE. De merkhouder moet dan wel zien te voorkomen dat zijn merk verwordt tot soortnaam. Daarnaast moet hij het merk wel normaal blijven gebruiken.

Het merkenrecht heeft net als het handelsnaamrecht betrekking op onderscheidingstekens. In het handelsnaamrecht gaat het om het onderscheidingsteken van de onderneming zelf. In het merkenrecht gaat het echter om de onderscheiding van producten of diensten, afkomstig van die onderneming. In de praktijk is er vaak sprake van samenloop van het merkenrecht en het handelsnaamrecht. Deze overlap is in principe gen probleem, aangezien bij beide rechten het voorkomen van een verwarringsgevaar centraal staat, en de rechten ongelimiteerd in de tijd kunnen voortduren.

Stampvragen

1. Waar is het merkenrecht vastgelegd en wie is in merkenzaken de hoogste rechter? (par. 2.2)

2. Wat is de belangrijkste ratio van het merkenrecht? (par. 2.2)

3. Wanneer kan een merkhouder het gebruik van een teken verbieden op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE? (par. 2.3.1)

4. Hoe dient het criterium uit art. 2.20 lid 1 sub b (verwarringsgevaar) te worden beoordeeld? (par. 2.3.2)

5. Wanneer kan bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van een merk voor niet-soortgelijke waren of diensten? (par. 2.3.3)

6. In welke gevallen kan bewaar worden gemaakt tegen het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten? (par. 2.3.4)

7. Wat houdt uitputting in? (par. 2.4)

8. Welke voorwaarde geldt om in het merkenregister te kunnen worden opgenomen? (par. 2.5.1)

9. Wat houdt inburgering in? (par. 2.5.2)

10. Wat is het verschil tussen het handelsnaamrecht en het merkenrecht? (par. 2.5.3)